Sửa đổi Luật Sở hữu Trí tuệ cho phù hợp với các quy định của Hiệp định CPTPP

Ngày 12
tháng 11 năm 2018, Khóa 14 của Quốc hội đã phê chuẩn Nghị quyết số 72/2018/QH4,
phê chuẩn Hiệp định về Quan hệ Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình
Dương (“CPTPP”) và các tài liệu liên quan tại Kỳ họp thứ 6. Như đã nêu
trong Văn bản số LGL/CPTPPD/2018-15 ngày 26 tháng 11 năm 2108 của Bộ Ngoại giao
Niu Di-lân, Hiệp định CPTPP có hiệu lực đối với Việt Nam kể từ ngày 14 tháng 1
năm 2019.

Sau khi Hiệp
định CPTPP được phê chuẩn, nhiều văn bản pháp luật của Việt Nam cần phải được sửa
đổi để trở nên hài hòa và tuân thủ các quy định và nghĩa vụ của quốc gia thành
viên trong Hiệp định CPTPP. Yêu cầu này cũng được đặt ra đối với Luật Sở hữu Trí
tuệ hiện hành năm 2005, được sửa đổi năm 2009 (“Luật SHTT”), mặc dù thực
tế là Khoản 3 Điều 5 của Luật SHTT đã quy định rằng “Trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng
hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của
Luật này thì áp dụng quy định của
điều ước quốc tế đó”. Các quy định tương tự về việc áp dụng các điều ước
quốc tế có thể được tìm thấy trong các luật khác của Việt Nam, như sự thừa nhận
rõ ràng của một nguyên tắc, nhưng việc sửa đổi và ban hành các văn bản pháp luật
mới trong thực tế là cần thiết cho mục đích thực hiện nguyên tắc đó vì các cơ
quan chính phủ Việt Nam có thể từ chối thực thi điều khoản của một điều ước quốc
tế nếu điều ước đó trái với Hiến pháp hiện hành năm 2013 của Việt Nam do quyền
được bảo lưu theo Điều 3 của Hiến pháp nêu trên. Là một quốc gia nhị nguyên,
các nghĩa vụ theo điều ước quốc tế nói chung không có hiệu lực trong nước tại Việt
Nam trừ khi được đưa vào nội luật. Những nghĩa vụ đó được đưa vào nội luật
thông qua việc sử dụng các công cụ pháp lý trong nước (ví dụ: thông qua Luật của
Quốc hội hoặc thông qua văn bản dưới luật theo quyền lực được quy định trong luật).

Do đó,
theo yêu cầu của chính Hiệp định CPTPP, các cơ quan được giao đã chuẩn bị dự
thảo văn bản pháp luật liên quan cung cấp hướng dẫn thực hiện thuận ước quốc tế
mới được phê chuẩn này và đệ trình dự thảo của họ lên Quốc hội Việt Nam để
thông qua bất kỳ sửa đổi cần thiết nào tại phiên họp gần nhất của Quốc hội (tức
là tại Kỳ họp thứ 7 diễn ra vào tháng 5 tháng 6 năm 2019).

Dưới đây
là một số sửa đổi đáng chú ý đối với Luật SHTT liên quan đến các vấn đề sở hữu
trí tuệ khác nhau, được Luật số 42/2019/QH14 về sửa đổi một số điều của Luật
Kinh doanh Bảo hiểm và Luật Sở hữu Trí tuệ, đã được Quốc hội thông qua vào ngày
14 tháng 6 năm 2019 (“Luật 2019 sửa đổi Luật SHTT”), ban hành và sẽ có
hiệu lực vào ngày 1 tháng 11 năm 2019, ngoại trừ một số quy định có hiệu lực
vào ngày 14 tháng 1 năm 2019.

Nhãn hiệu

Luật SHTT
hiện hành tại Khoản 2 Điều 148 quy định “hợp đồng sử dụng đối
tượng sở hữu công nghiệp có hiệu lực theo thỏa thuận giữa các bên, nhưng chỉ có
giá trị pháp lý đối với bên thứ ba khi đã được đăng ký tại cơ quan quản lý nhà
nước về quyền sở hữu công nghiệp
”. Điều này có nghĩa là, trên thực tế, việc người được cấp phép sử dụng đối
tượng sở hữu công nghiệp trong hợp đồng chưa đăng ký có thể bị các cơ quan có
liên quan bỏ qua cho các giao dịch tiếp theo như thanh toán tiền bản quyền,
chuyển tiền bản quyền ra nước ngoài hoặc chấm dứt nhãn hiệu không được sử dụng
trong năm năm liên tiếp.

Khoản 27
Điều 18 Hiệp định CPTPP dường như đã loại bỏ vấn đề này, bằng cách quy định rõ
ràng rằng không một quốc gia thành viên nào có thể yêu cầu đăng ký cấp phép sử
dụng nhãn hiệu để thiết lập hiệu lực của việc cấp phép đó. Đối với các đối
tượng sở hữu công nghiệp khác, như phát minh được cấp bằng sáng chế hoặc kiểu
dáng công nghiệp, các quy định tương ứng tại Khoản 2 Điều 148 của Luật SHTT
hiện hành không có gì thay đổi.

Để tuân thủ Khoản 27 Điều 18 của Hiệp định
CPTPP, hai Điều 136 và 148 của Luật SHTT đã được sửa đổi. Cụ thể là:

  • Khoản 2 Điều
    136 được sửa đổi như sau:

2.       Chủ sở hữu nhãn hiệu có nghĩa
vụ sử dụng liên tục nhãn hiệu. Việc sử dụng nhãn hiệu bởi bên nhận chuyển quyền
theo hợp đồng sử dụng nhãn hiệu cũng được coi là hành vi sử dụng nhãn hiệu của
chủ sở hữu nhãn hiệu. Trong trường hợp nhãn hiệu không được sử dụng liên tục từ
năm năm trở lên thì Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đó bị chấm dứt hiệu lực
theo quy định tại Điều 95 của Luật này.
”.

  • Các Khoản
    2 và 3 Điều 148 được sửa đổi như sau:

2.       Đối với các loại quyền sở hữu công nghiệp được xác lập
trên cơ sở đăng ký theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 6 của Luật này, hợp đồng
sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp có hiệu lực theo thỏa thuận giữa các bên
.”

3.       Hợp đồng sử dụng đối tượng
sở hữu công nghiệp tại khoản 2 Điều này, trừ hợp đồng sử dụng nhãn hiệu, phải
đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước về quy
n sở hữu công nghiệp mới có giá trị pháp lý đối với bên
thứ ba
.

Sáng chế

Luật SHTT
hiện hành quy định tại Khoản 3 Điều 60 thời gian ân hạn 6 tháng để bảo vệ tính
mới của sáng chế chống lại sự tiết lộ của người nộp đơn trong một số trường hợp
(như tiết lộ dưới hình thức trình bày khoa học hoặc tại triển lãm quốc gia ở
Việt Nam hoặc tại một triển lãm quốc tế chính thức hoặc được công nhận chính
thức), hoặc tiết lộ bởi bên thứ ba mà không có sự cho phép ủa người nộp đơn.
Theo đó, tất cả các thông tin được tiết lộ ở trên sẽ không được xem xét để kiểm
tra tính mới của sáng chế được cấp bằng sáng chế.

Tuy
nhiên, Khoản 38 Điều 18 của Hiệp định CPTPP yêu cầu thời gian ân hạn được kéo
dài đến 12 tháng (thay vì 6 tháng) đối với việc người nộp đơn hoặc bên thứ ba
có được thông tin trực tiếp hoặc gián tiếp từ người nộp đơn để kiểm tra trong các
bước về tính mới và sáng tạo của sáng chế được cấp bằng sáng chế.

Để tuân
thủ các yêu cầu trên theo Hiệp định CPTPP, Khoản 3 Điều 60 của Luật SHTT hiện
hành (quy định về xác định tính mới) được sửa đổi như sau:

3.       Sáng chế không bị coi là
mất tính mới nếu được người có quyền đăng ký quy định tại Điều 86 của Luật này
hoặc người có được thông tin về sáng chế một cách trực tiếp hoặc gián tiếp từ
người đó bộc lộ công khai với điều kiện đơn đăng ký sáng chế được nộp tại Việt
Nam trong thời hạn mười hai tháng kể từ ng
ày bộc lộ.”.

Khoản 4 như
sau được bổ sung vào Điều 60:

“4.       Quy định tại Khoản 3 Điều này cũng áp dụng đối
với sáng chế được bộc lộ trong đơn đăng ký sở hữu công nghiệp hoặc văn bằng bảo
hộ sở hữu công nghiệp do cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp công bố
trong trường hợp việc công bố không phù hợp với quy định của pháp luật hoặc đơn
do người không có quyền đăng ký nộp
.

Để tuân
thủ đầy đủ Khoản 38 Điều 18 của Hiệp định CPTPP, Điều 61 của Luật SHTT hiện
hành (xác định trình độ sáng tạo của sáng chế) cũng được sửa đổi bằng cách phân
loại sáng chế và giải pháp kỹ thuật với việc bổ sung Khoản 2 mới, trong đó định
nghĩa:

“2.       Giải pháp kỹ thuật là
sáng chế được bộc lộ theo quy định tại
Khoản 3 và Khoản 4 Điều 60 của Luật này không được lấy làm cơ sở để
đánh giá trình độ sáng tạo của sáng chế đó
.”.

Chỉ dẫn địa lý

Khoản 32
Điều 18 của Hiệp định CPTPP cung cấp các căn cứ để phản đối/ hủy bỏ chỉ dẫn địa
lý dựa trên: (i) khả năng nhầm lẫn của nó với nhãn hiệu đã đăng ký/ được bảo hộ
hoặc với nhãn hiệu trong đơn đăng ký đang chờ xử lý; (ii) khi tên của chỉ dẫn địa
lý là một thuật ngữ thường được sử dụng trong ngôn ngữ chung để xác định hàng
hóa có liên quan.

Khoản 33 Điều
này của Hiệp định CPTPP ấn định nghĩa vụ của một quốc gia thành viên đối với
các thủ tục trong việc xác định liệu một thuật ngữ có phải là thuật ngữ thông
thường trong ngôn ngữ chung như là tên chung cho hàng hóa có liên quan trong
lãnh thổ của quốc gia thành viên đó hay không, các cơ quan có thẩm quyền xem
xét cách người tiêu dùng hiểu thuật ngữ trong lãnh thổ của quốc gia thành viên
đó. Các yếu tố liên quan đến sự hiểu biết của người tiêu dùng như vậy có thể
bao gồm: (i) liệu thuật ngữ này có được sử dụng để chỉ loại hàng hóa được đề cập
hay không, như được chỉ ra bởi các nguồn có thẩm quyền như từ điển, báo và các
trang thông tin điện tử có liên quan; và (ii) làm thế nào hàng hóa được dẫn chiếu
bởi thuật ngữ này được bán và sử dụng trong thương mại trên lãnh thổ của quốc
gia thành viên đó.

Và Khoản
36 của cùng Điều 18 Hiệp định CPTPP quy định việc công nhận và bảo vệ chỉ dẫn địa
lý theo các thỏa ước quốc tế.

Do đó, hai Điều của Luật SHTT được sửa đổi để tuân thủ các yêu cầu của Hiệp định CPTPP đối với chỉ dẫn địa lý:

* Trong Điều 80 liệt kê các đối tượng không đủ điều kiện để bảo vệ như chỉ dẫn địa lý, các Khoản 1 và Khoản 3 được sửa đổi như sau:

  • Theo Khoản 1 Điều 80 được sửa đổi:

1.       Tên gọi, chỉ dẫn đã trở thành tên gọi chung của hàng hóa theo nhận thức của người tiêu dùng có liên quan trên lãnh thổ Việt Nam.”.

  • Theo Khoản 3 Điều 80 được sửa đổi:

3.       Chỉ dẫn địa lý trùng hoặc tương tự với một nhãn hiệu đang được bảo hộ hoặc đã được nộp theo đơn đăng ký nhãn hiệu có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn, nếu việc sử dụng chỉ dẫn địa lý đó được thực hiện thì có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc thương mại của hàng hóa.”.

* Điều 120a mới được bổ sung quy định:

120a. Đề nghị quốc tế và xử lý đề nghị quốc tế về chỉ dẫn địa lý

1.         Đề nghị công nhận và bảo
hộ chỉ dẫn địa lý theo điều ước quốc tế mà Cộng h
òa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đang đàm phán gọi là đề nghị quốc tế.

2.         Việc công bố đề nghị quốc
tế, xử lý ý kiến của người thứ ba, đánh giá điều kiện bảo hộ đối với chỉ dẫn địa
lý trong đề nghị quốc tế được thực hiện theo các quy định tương ứng tại Luật
này đối với chỉ dẫn địa lý tron
g đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý được nộp cho cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở
hữu công nghiệp
.”.

Nộp hồ sơ trực
tuyến

Theo Khoản
24 Điều 18 của Hiệp định CPTPP về “Hệ thống nhãn hiệu điện tử”, mỗi quốc gia
thành viên phải cung cấp: (i) một hệ thống cho đơn xin đăng ký điện tử và duy trì
nhãn hiệu; và (ii) một hệ thống thông tin điện tử có sẵn công khai, bao gồm cơ
sở dữ liệu trực tuyến, về các đơn xin đăng ký nhãn hiệu và nhãn hiệu đã đăng ký.

Mặc dù Hiệp
định CPTPP chỉ yêu cầu một hệ thống điện tử cho các nhãn hiệu, Khoản 3 mới được
bổ sung vào Điều 89 của Luật SHTT hiện hành bao gồm cả các đơn đăng ký xác lập
tất cả các loại quyền sở hữu công nghiệp, như sau:

3.       Đơn đăng ký xác lập quyền
sở hữu công nghiệp được nộp dưới hình thức văn bản ở dạng giấy cho cơ quan quản
lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp hoặc dạng điện tử theo hệ thống nộp đơn
trực tuyến
.”.

Thực thi pháp
luật

Theo các
yêu cầu tại Mục 15, Khoản 74, Điều 18 của Hiệp định CPTPP về các biện pháp
chống lạm dụng thủ tục tố tụng thực thi pháp luật liên quan đến quyền sở hữu
trí tuệ, bao gồm nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, bằng sáng chế, quyền tác giả và các
quyền liên quan và kiểu dáng công nghiệp theo đó một bên nhận được hoặc bị cấm
nhận một cách sai trái khoản bồi thường đầy đủ cho thương tích phải gánh chịu;
Điều 198 của Luật SHTT được bổ sung hai khoản mới sau đây:

“4.       Tổ chức, cá nhân là bị
đơn trong vụ kiện xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, nếu được Tòa án kết luận là
không thực hiện hành vi xâm phạm có quyền yêu cầu Tòa án buộc nguyên đơn thanh
toán cho mình chi phí hợp lý để thuê luật sư hoặc các chi phí khác theo quy định
của pháp
luật.

5.         Tổ chức, cá nhân lạm dụng
thủ tục bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ mà gây thiệt hại cho tổ chức, cá nhân khác
thì tổ chức, cá nhân bị thiệt hại có quyền yêu cầu Tòa án buộc bên lạm dụng thủ
tục đó phải bồi thường cho những thiệt hại do việc lạm dụng gây ra, trong đ
ó bao gồm chi phí hợp lý để thuê luật
sư. Hành vi lạm dụng thủ tục bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ bao gồm hành vi cố ý
vượt quá phạm vi hoặc mục tiêu của thủ tục này
.

Để thực
thi quyền sở hữu trí tuệ, Khoản 1 Điều 205 của Luật SHTT hiện hành cũng được
sửa đổi bằng cách thêm vào một điểm (c) mới, hiện cho phép xem xét cả “c) Thiệt hại vật chất theo các cách tính khác do chủ thể quyn sở hữu trí tuệ đưa ra phù hợp với
quy định của pháp luật
.” như là một yếu tố để xác định mức độ thiệt
hại do việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ gây ra (để tuân thủ Điểm 4, Khoản 74,
Điều 18 của Hiệp định CPTPP, dưới hình thức chung).

Biện pháp hải
quan

Mục 4, Khoản
76, Điều 18 của Hiệp định CPTPP yêu cầu cơ quan có thẩm quyền của một quốc gia
thành viên cung cấp, ít nhất là đối với hàng hóa nhập khẩu, một số thông tin
nhất định của hàng hóa cho chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ, thông thường trong
vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày tịch thu hoặc xác định rằng hàng hóa là hàng
giả nhãn hiệu hoặc hàng vi phạm bản quyền.

Để tuân
thủ yêu cầu trên, Khoản 1 Điều 218 của Luật SHTT được sửa đổi bằng cách thêm
một câu mới vào cuối Khoản này như sau:

“1.       Khi người yêu cầu tạm dừng
làm thủ tục hải quan đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ quy định tại Điều 217 của
Luật này thì cơ quan hải quan ra quyết định tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với
lô hàng. Cơ quan hải quan cung cấp cho chủ thể quyền sở hữu trí tuệ thông tin về
tên và địa chỉ của người gửi hàng; nhà xuất khẩu, người nhận hàng hoặc nhà nhập
kh
u; bản mô tả hàng hóa; số
lượng hàng hóa; nước xuất xứ của hàng hóa nếu biết, trong thời hạn ba mươi ngày
kể từ ngày ra quyết định áp dụng biện pháp hành chính để xử lý đối với hàng hóa
giả mạo về nhãn hiệu và hàng hóa sao chép lậu theo quy định tại
Khoản 4 Điều 216 của Luật này.

Bất kể sự
thay đổi này, khoảng thời gian 30 ngày để cơ quan hải quan cung cấp cho chủ sở
hữu quyền sở hữu trí tuệ (quyền SHTT) với một số thông tin nhất định dường như
vẫn còn quá dài nếu so với thời hạn chỉ 10 ngày làm việc (hoặc tối đa 20 ngày
làm việc ngày trong trường hợp gia hạn) được quy định tại Khoản 2 Điều 218,
trong đó chủ sở hữu quyền SHTT phải bắt đầu thủ tục tố tụng về mặt pháp lý đối
với những người bị nghi ngờ là xâm phạm quyền SHTT. Trong thời hạn 10 ngày làm
việc (chứ không phải 30 ngày), chủ sở hữu quyền SHTT cần thông tin từ cơ quan
hải quan để quyết định có nên bắt đầu thủ tục tố tụng về mặt pháp lý hay không.

Luật năm
2019 sửa đổi Luật SHTT còn đưa ra các điều khoản chuyển tiếp có tính đến hiệu lực
của Hiệp định CPTPP đối với Việt Nam kể từ ngày 14 tháng 1 năm 2019, cụ thể là:

  • Đơn đăng
    ký sáng chế/ chỉ dẫn địa lý được nộp trước ngày 14 tháng 1 năm 2019 sẽ được xử
    lý theo các quy định của Luật SHTT hiện hành;

  • Hợp đồng
    cấp phép sử dụng nhãn hiệu đã được các bên ký kết nhưng chưa được đăng ký với
    cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp trước ngày 14 tháng 1 năm 2019
    sẽ chỉ có hiệu lực đối với bên thứ ba kể từ ngày 14 tháng 1 năm 2019; và

  • Các vụ
    kiện chống lại hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đã được cơ quan có thẩm
    quyền thụ lý trước ngày 14 tháng 1 năm 2019 nhưng chưa được giải quyết xong, sẽ
    tiếp tục áp dụng các quy định của Luật SHTT hiện hành để giải quyết.

Ngoài các sửa đổi nêu trên, Luật SHTT hiện hành có thể cần được sửa đổi thêm để thực hiện các nghĩa vụ khác của quốc gia thành viên theo Hiệp định CPTPP (như đối với Bảo vệ Nhãn hiệu Âm thanh, Bảo vệ Thử nghiệm không được tiết lộ hoặc Dữ liệu Khác cho các sản phẩm hóa chất nông nghiệp, Bảo vệ Thử nghiệm không được tiết lộ hoặc Dữ liệu Khác, cùng với các trách nhiệm khác), sẽ có hiệu lực trong vòng 3 đến 10 năm kể từ khi phê chuẩn Hiệp định CPTPP. Hơn nữa, để tuân thủ đầy đủ Hiệp định CPTPP, Việt Nam cũng cần phê chuẩn Hiệp ước Budapest về việc công nhận quốc tế về việc nộp lưu chủng vi sinh nhằm tiến hành các thủ tục về patent; Hiệp ước của WIPO về Quyền tác giả (WCT) và Hiệp ước của WIPO về Cuộc biểu diễn và bản ghi âm (WPPT).